Управляя интеллектуальной собственностью, - повышаем капитализацию компаний.

НОУ-ХАУ

Ноу-хау (от англ. know-how) - это полностью или частично конфиденциальные знания, включающие сведения технического, экономического, административного, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества лицу, их получившему.

Ноу-хау, как термин, появился в США и в переводе с английского означает «знать, как» - разговорное сокращение от словосочетания «знать, как делать». 

Ноу-хау могут быть признаны любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за неизвестности их третьим лицам.

  В большинстве случаев объекты ноу-хау – это технические или организационные решения, на которые в силу тех или иных причин, правообладатель не получил патент. Причины этого могут быть различны, в том числе и необходимость раскрыть информацию о патенте после регистрации. Многие зарубежные компании предпочитают не патентовать новые изобретения, а передавать их в качестве НОУ-ХАУ на лицензионной основе. Обладателю ноу хау принадлежит исключительное право его использования, включая продажу такого секрета. Но если другое лицо правомерно и независимо от обладателя ноу-хау получит сведения, составляющие такой секрет, то это лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. Исключительное право на секрет производства действует неограниченный срок, но только до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. Обязательным условием для признания сведений секретами производства, является наличие специальных мер по защите информации. Меры по охране конфиденциальности информации должны включать в себя: 

- перечень секретной информации 
- порядок обращения с секретной информацией и порядок контроля за соблюдением порядка обращения 
- порядок учета лиц, получивших доступ к секретной информации 
- порядок нанесения на материальные носители (документы) с секретной информацией грифа "Коммерческая тайна" с 
указанием обладателя этой информации. 
При передаче НОУ-ХАУ обладатель может передать информацию о разработке в следующем объеме: 
опытные образцы изделий, машины аппараты, отдельные детали, инструмент, приспособления для обработки и пр.; 
техническая документация - формулы, расчеты, планы, чертежи, результаты опытов, перечень и содержание проведенных научно-исследовательских работ и их результаты; 
расчеты применительно к данному производству или технологии данные о качестве материалов; 
учебные планы для подготовки персонала; инструкции, содержащие данные о конструкции, изготовлении или использовании продукта;  производственный опыт, описание технологий; 
практические указания по дизайну, технические рецепты, дан¬ные по планированию и управлению производством и т.д.

Международные соглашения и национальное законодательство обеспечивают защиту ноу-хау, в частности, преследуется по закону: разглашение ноу-хау сохраняемого владельцем в тайне; Ответственность за разглашение ноу-хау одной из сторон контракта вытекает из Гражданского кодекса РФ о нанесении ущерба другой стороне в результате такого разглашения. В международной практике одной из юридических форм защиты интересов является договор о конфиденциальности, предусматривающий использование информации только в интересах представившей ее стороны и ответственность за несоблюдение этого положения. В случае установления фактов нарушения законодательства о ноу-хау потерпевшей стороне в судебном порядке рассчитываются и возмещаются убытки. В соответствии с законом ноу-хау не относится к объектам интеллектуальной собственности. Дело в том, что ст. 138 ГК РФ дает понятие интеллектуальной собственности, а ст. 139 ГК РФ говорит о служебной и коммерческой тайне. Ноу-хау относится к коммерческой тайне.

 Право на ноу-хау, устанавливает Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч.4 

Статья 1470. Служебный секрет производства .
1. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю. 
2. Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору .
В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное. 
В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации. 
Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства 
1. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом. 
2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей


Российской законодательство предусматривает передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии и лицензионного соглашения. При этом российское законодательство не регулирует вопросы передачи прав на «ноу-хау». Тем не менее, передача прав на «ноу-хау» возможна. 
Ст.1027 ГК РФ относит к предмету договора коммерческой концессии комплекс исключительных прав, в том числе на охраняемую коммерческую информацию. Закон не определяет значение понятия «охраняемая коммерческая информация», но данный термин употребляется в следующем значении: информация, составляющая коммерческую или служебную тайну (ст.138 ГК РФ) . Как уже было сказано, закон о коммерческой тайне относит к информации, составляющей коммерческую тайну, секреты производства («ноу-хау»). Таким образом, передача права на «ноу-хау» может быть предметом договора коммерческой концессии. Особенность данного договора заключается в том, что по нему передается комплекс прав, тогда как по лицензионным договорам передается право на один объект интеллектуальной собственности. При этом лицензионный договор предусмотрен для передачи прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, например, на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст.13 патентного закона), товарный знак или знак обслуживания (ст. 26 закона о товарных знаках). 
В ГК РФ указана возможность заключения сторонами договоров как предусмотренных, так и не предусмотренных законом или иными правовыми актами (п.2 ст. 421, п.2 ст. 1), вследствие этого возможно заключение лицензионного договора при передаче прав на «ноу-хау». [xii] При этом лицензионный договор и договор коммерческой концессии не требует регистрации в патентном ведомстве, так как на это нет прямого указания закона. Не смотря на это, суды в некоторых случаях придерживаются иного мнения. Такого мнения придерживаются многие специалисты. 
Существует также точка зрения, что при передаче информации о ноу-хау, если одна из сторон является компанией иностранного государства, заключается особый договор – договор внешней торговли информацией, так как это прямо предусмотрено законом о внешнеторговой деятельности. Закон разделяет понятия «внешняя торговля интеллектуальной собственностью» и «внешняя торговля информацией». 
Внешняя торговля интеллектуальной собственностью – это передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу, либо иностранным лицом российскому лицу. 
Внешняя торговля информацией – это внешняя торговля товарами, если информация является составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других случаях (ст. 2 указанного закона) 
Налогообложение ноу-хау.
 Правила, касающиеся налогообложения лицензионных платежей и платежей, поступающих по договору коммерческой концессии (роялти), в полной мере применяются к платежам, осуществляемым при передаче прав на использование ноу-хау. 
Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта в соответствии с НК РФ является нематериальным активом (подп. 6 п. 3 ст. 257 НК РФ). 
Согласно НК РФ, доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности входят в список доходов, облагаемых налогом у источника выплаты. «Это доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности... в частности платежи любого вида... за предоставление права использования... секретной формулы или процесса, либо использование (предоставление права использования) информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта» (подп. 4 п.1 ст. 309 НК РФ). 
Положение о налогообложении НДС роялти при передаче прав на интеллектуальную собственность распространяются на случаи передачи прав на использование «ноу-хау». Если покупатель услуг находится в РФ, то местом реализации считается территория РФ, так как данное положение распространяется на передачу патентов, лицензий... и иных аналогичных прав (подп.4 п.1 ст. 148 НК РФ). Поэтому у иностранной организации возникает налоговая база по НДС. 
Для лицензиара передача прав на использование ноу-хау является доходом от реализации имущественных прав (п.2 ст. 249 НК РФ) или внереализационным доходом (подп. 5 абз.2 ст. 250 НК РФ). В Налоговом кодексе нет критериев отнесения поступивших доходов к той или иной группе. Прибыль облагается налогом по стандартной ставке 20%. 
Для лицензиата налоговые последствия приобретения ноу-хау зависят от соответствия приобретенного права правилам, установленным НК РФ. 
Так, в соответствии с п.3. ст. 257 НК РФ нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 
Стоимость ноу-хау, признанного нематериальным активом, уменьшает облагаемую прибыль лицензиата путем списания амортизации в течение срока использования или 10 лет, если такой срок определить невозможно, но не более срока деятельности налогоплательщика (п. 3 ст. 257 НК РФ). Если ноу-хау не отвечает хотя бы одному требованию п. 3 ст. 257 НК РФ (например, по условиям договора срок использования ноу-хау составляет менее 12 месяцев), то расходы на его приобретение уменьшают облагаемую прибыль как расходы текущего характера. 
Следует обратить внимание на то, что «не подлежат амортизации... приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора» (подп.8 п.2 ст. 256 НК РФ) 
Таким образом, в случае передачи прав на ноу-хау на определенный срок даже при соответствии требованиям ст. 257 НК РФ, стоимость прав на ноу-хау не амортизируется. 
Статья 264 НК РФ предусматривает, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией продукции относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) (подп.37 абз.2). Таким образом, лицензионные платежи уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
Налог на добавленную стоимость фактически выплачивает российская сторона, выступая в качестве налогового агента. 
НК РФ указывает, что передача прав по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии облагается НДС по стандартной ставке. 
На практике при передаче прав на ноу-хау возникает множество сложностей, обусловленных его особым статусом. Поэтому при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руководствоваться не только общими правилами о передаче интеллектуальной собственности, но и учитывать соблюдение режима конфиденциальности информации, отсутствие правоудостоверяющих документов, сложность при подтверждении использования лицензиатом ноу-хау.

 

Источник: www.indigo-o.ru

По вопросам о размещении рекламы или иным предложениям пишите на наш электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.